美國聯邦營業秘密新法 對美以外企業之影響

工商時報【何宗達、馬宗聖】

今年5月11日通過的2016保護營業秘密法(DTSA,the Defend Trade Secrets Act of 2016),在現有的營業秘密州法之外,提供了統一的聯邦營業秘密法。保護營業秘密法對台灣企業至關重要,原因在於該法提供了更強有力的執行機制,適用於外國企業,並提供更多可加速扣押競爭對手產品的方式。

如何界定構成符合 法案內容之營業秘密

要根據法案提出不當使用營業秘密之訴訟,所涉聲稱受不當使用之資訊必須符合構成營業秘密之條件。營業秘密包括具有經濟價值的機密以及受保護的資訊。具體定義為「符合(A)該資訊之所有人已採取合理措施,保護其機密性;以及(B)該資訊非公眾所知,並且非透過適當手段,讓因該資訊之揭露或使用取得經濟價值之人得以輕易的知悉,因而衍生具有獨立經濟價值…之所有形式與類型的財務、商業、科學、技術、經濟或工程的資訊…」(18 U.S.C. § 1839)。

然而,營業秘密的不當取得或使用,並不包括透過「逆向工程、獨立衍生、或其他合法手段」取得之資訊。因此,如果某競爭對手獨立開發出類似貴公司營業秘密之技術的話,不屬於營業秘密的不當使用。如果該競爭對手就該技術取得專利,甚至還可能控告您的公司因為使用相同技術而侵犯了他們的專利。因此,企業應該多方考量,俾制定縝密的策略,以完善管理營業秘密與專利。考量層面涵蓋了技術本身、開發該技術或針對該技術作逆向工程的難易度、以及該技術的價值與生命周期。

2016保護營業秘密法 在國際間之適用範圍

根據DTSA之規定,「營業秘密所有人,當營業秘密遭不當取得時,可提起民事訴訟…,然而,此項營業秘密必須與用於或預定用於跨州或外國商業之產品或服務有關」(18 U.S.C. § 1836(b)(1))。因此,營業秘密所有人有可能針對發生於美國境外的營業秘密不當使用提起訴訟。針對發生於美國境外的營業秘密不當使用行為,該營業秘密之所有人得在具有下列情況時根據DTSA提起訴訟:(1)「違法者是…美國公民或可在美國永久居留之外國人士,或是根據美國聯邦法律、州法或從屬政治單位法而成立的組織」,或是(2)「促成╱構成營業秘密不當使用之違法行為發生於美國」(18 U.S.C. § 1837)。

以上法規之第一部分著重於違法者。根據此部份之規定,如果違法行為發生於美國境外,原告可以控告違法者,但僅在違法者「是美國公民或可在美國永久居留之外國人士」,或是違法企業是「根據美國聯邦法律、州法或從屬政治單位法而成立」的情況下。

第二部分則著重於違法行為。根據此部分的規定,依第一部分不構成違法責任之外國人士或外國公司,若其「促成╱構成營業秘密不當使用之違法行為」發生於美國的話,可能負有責任。舉例而言,如果一家外國公司銷售產品予一美國公司,而該產品是利用竊取之營業秘密所製成,且該外國公司知道或有理由知道該營業秘密是偷竊而來的,根據DTSA,該公司可能在美國被告 (18 U.S.C. § 1839 (5)(A))。

根據DTSA,台灣企業若面臨營業秘密被竊或不當使用情形時,只要被指控偷竊營業秘密的人或公司將包含了被竊取之營業秘密的產品賣到美國,或是在美國從事任何其他行為使用或揭露了營業秘密,即使這些人或公司不在美國,台灣企業也可在美國提起不當使用營業秘密之訴訟。

但是,DTSA在國際間之適用範圍並非毫無限制,因為DTSA跟美國其他所有法律訴訟相同,法院對於違法者必須要有個人管轄權。根據美國憲法,只有在被告跟起訴地法院之間的關係達「足夠之最小接觸」(sufficient minimum contacts),聯邦地院對於被告才具有個人管轄權,如此法院行使管轄權時才「不致違反公平競爭與實質正義的傳統見解」。

換言之,被告必須與法庭地有某些接觸╱關聯,這些接觸╱關聯可包括將產品販賣至該州、在該州有生意業務之往來、僱用代理人或員工,或是向該州居民進行直接銷售或行銷活動等。

專利侵權訴訟及DTSA 之訴可在聯邦法院一併提出

營業秘密訴訟有時會伴隨著專利侵權訴訟一併提出。DTSA制定之前,由於缺乏多樣管轄權 (diversity jurisdiction)(例如,當兩家外國公司都成立於同一州,多半是加州時),為了要在聯邦法院同時提出專利侵權與不當使用營業秘密之訴訟,原告必須證明營業秘密與專利權利請求「源自具有共同核心關係之事實」。

但是,根據DTSA法案,原告不再需要證明營業秘密與專利權利請求「源自具有共同核心關係之事實」,即可在聯邦法院提出包含營業秘密與專利權利請求之單一訴訟案。因此,DTSA對於無法舉證符合「共同核心關係之事實」要件的原告極為有利,可讓原告在同一宗案件內提出兩項案由,協助降低在不同法院為不同案件進行訴訟之成本。

在同一法院提出專利與營業秘密之訴還有另一項優點,即可增加被告想透過多方複審(inter partes review-IPR)程序暫停法院程序的困難度。IPR是向美國專利商標局挑戰專利有效性經常使用的程序,被告提出此程序後,可要求法院暫停進行中的訴訟案,等待IPR程序的結果。

但是,原告若同時提出包括營業秘密與專利侵權之訴的話,法院較不可能因為進行IPR程序的關係而暫停訴訟案,因為源自營業秘密的訴之聲明與爭點比較不可能受到IPR程序之影響。

單方扣押令 (Ex Parte Seizure)

本法案的重點之一在於允許營業秘密持有人聲請單方扣押,以「防止營業秘密的散播或流傳」,但前提是必須在極特殊情況下(18 U.S.C. § 1836)。原告必須向法院舉證,符合八項事實與法律之要件,法院才會發出單方扣押令。法院必須有如下之判定:(1)另一種形式的衡平救濟方式並不充足;(2)不發佈此扣押令會招致立即且不可彌補之損害;(3)原告未獲得扣押令所受到之損害是否大於財產遭扣押方之損害,並實質大於其他第三方因該扣押而可能受到之損害;(4)原告可能在案件實質爭點上取得有利裁定;(5)遭扣押之人實際擁有營業秘密與受扣押之財產;(6)原告針對受扣押之財產之細節可提出合理描述;(7)若原告要求發出扣押通知,受扣押人會毀壞、搬移、隱匿財物,或用別的方法讓法院無法取得待扣押財物;(8)原告尚未公布所要求之扣押行動,參見18 U.S.C. § 1836。由於這些事實與法律之要件範圍廣泛,除非是非常極端之營業秘密不當使用的情況,其中有許多的要件極難舉證,單方扣押令因此不太可能成為慣例。

總而言之,DTSA法案對於外國企業與個人未來適用範圍較為廣泛,但其確切範圍與效力仍有待考驗。此項法案可造福以往無法在聯邦法院提出不當使用營業秘密之訴的原告,尤其是當訴訟還牽涉到專利侵權爭議,或被告是美國境外之企業。在此同時,本法案可能會增加外國公司遭傳喚至美國法院,為其面臨不當使用營業秘密的指控提出辯護的風險。因此,台灣公司若為原告方,當發生必需保護自我、保護客戶、或嚇阻競爭對手不當使用營業秘密情況時,必須將DSTA轉化為強大的保護機制,捍衛私有機密資訊。若台灣公司成為可能的被告方,也必須意識到僱用新員工、開發技術時避免使用到另一方的機密資訊、以及制定專利與營業秘密策略時所面臨的風險。